l  사건 개요

피고는 2020. 1. 10. 특허권자인 원고를 상대로, ‘확인대상발명(펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하는 경구 투여용 정제)은 이 사건 제1항, 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.’라고 주장하면서, 그 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다(이 사건 심판청구). 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2020당96호 사건으로 심리하여, ‘확인대상발명은 이 사건 제1항, 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정된 것으로 볼 수 있고, 확인대상발명은 심판청구인(피고)이 장래 실시할 예정인 발명임이 인정되므로 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다. 그리고 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 핵심적 기술구성 중 일부가 결여되어 있어 이 사건 제1항 특허발명과 과제 해결원리가 상이할 뿐만 아니라, 확인대상발명의 ‘HPMC(‘히드록시프로필메틸셀룰로오스’의 영어 약자)’는 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위와 균등의 범위에서도 속하지 않는다. 나아가 확인대상발명이 독립항인 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 필수 구성요소를 그대로 포함하면서 추가의 구성들로 더욱 한정하고 있는 종속항인 이 사건 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명과 구체적으로 대비할 필요도 없이 당연히 그 권리범위에 속하지 않는다.’라는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

1)    이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다.

2)    확인대상발명과 이 사건 제1항 특허발명의 대응 구성관계가 균등관계에 있는지 여부

이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3과 확인대상발명의 대응 구성은 결합제로 사용된 구체적인 물질이 다르다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다. 이와 같은 차이가 균등관계에 있는지 여부를 본다.

가) 과제 해결원리가 동일한지

이 사건 특허발명 명세서의 내용 및 그 출원 당시의 공지기술을 참작해 볼 때, 이 사건 특허발명의 출원 당시에는 다음과 같은 사항, 즉 경구용 제제의 용출률을 높이는 방법으로 주성분의 입자크기를 작게 하는 방법이 널리 사용되고 있었다는 것, 다만 주성분의 입자크기가 작을수록 용출률은 향상되지만 표면적이 증가하기 때문에 제제에 포함되는 다른 첨가제들과 반응할 수 있어 제제의 안정성이 저하될 수 있다는 것, 경구 투여 제형인 정제를 제조할 때 첨가제로서 통상적으로 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제가 사용된다는 것, 나아가 펠루비프로펜과 같은 COX-II 억제제도 위 부형제(락토스 등), 결합제(HPC 등), 붕해제(전분 등), 활택제(스테아린산 마그네슘 등)의 첨가제와 함께 정제로 제조될 수 있다는 것 등이 알려져 있었다.

이러한 상황에서 이 사건 제1항 특허발명은, 펠루비프로펜을 주성분으로 함유하는 경구 투여용 제형화를 시도하는 과정에서 펠루비프로펜의 신속한 효과 발현을 담보할 수 있는 수준의 향상된 용출률을 보이는 입자 크기 범위가 1~30㎛라는 것을 입자 크기에 따른 용출률 변화 실험을 통해 찾아내고, 이렇게 찾아낸 특정 입자 크기를 갖는 펠루비프로펜에 정제를 만들기 위해 통상적으로 필요한 첨가제인 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 첨가하되, 이들 각 첨가제로서 사용될 수 있다고 알려진 1군의 구체적인 물질들을 각 첨가제의 후보군으로 두고 첨가제 스크리닝 과정을 거침으로써 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 보통 사용되는 물질들 중에서 일부의 특정 물질들만이 특정 입자 크기의 펠루비프로펜과 안정적으로 제제학적 조성을 이룰 수 있다는 것(낮은 유연물질 증가율을 보인다는 것)을 찾아낸 데에 기초하여 이루어진 발명으로 보아야 한다. 그렇다면, 이 사건 제1항 특허발명은 펠루비프로펜이 우수한 소염진통 활성성분으로 판명이 났음에도 불구하고 주사제, 첩부제 형태 등 비경구적 경로로만 적용할 수 있을 뿐 복용이 편리한 경구 투여 제형으로는 만들 수 없었는데 처음으로 만들어 냈다거나 경구 투여 제형에서 약물의 용출률에 입자 크기가 영향을 미친다거나 첨가제가 구체적인 물질 종류에 따라 약물과 서로 다른 배합적합성을 보인다는 것을 처음으로 알아내 이를 펠루비프로펜 함유 경구 투여 제형의 설계에 최초로 적용하였다기보다는, 펠루비프로펜을 함유하는 경구 투여 제형을 설계하면서 적절한 용출률이 확보되는 펠루비프로펜의 입자 크기 범위를 찾아내고, 이러한 입자 크기를 갖는 펠루비프로펜과 배합적합성을 가져 제제 안정성에 문제가 되지 않으면서 소정의 기능을 수행할 수 있는 특정한 첨가제들의 조합을 첨가제 스크리닝 실험을 통해 공지의 첨가제들 중에서 찾아낸 것이고, 이 점이 이 사건 제1항 특허발명이 해당 기술분야의 기술발전에 기여한 정도이며 그 기술사상의 핵심을 형성하는 것이라 할 것이다.

그런데 확인대상발명은, 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심을 형성하는 ‘특정한 첨가제들의 조합, 즉 히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검, 카라기난에서 선택되는 1 이상의 결합제를 포함하는 첨가제들의 조합’이 변경되어 ‘히드록시프로필메틸셀룰로오스인 결합제를 포함하는 첨가제들의 조합’을 가져, 확인대상발명에는 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심을 형성하는, 용출률이 높으면서도 안정성을 갖는 펠루비프로펜 함유 경구 투여용 제제를 위한 조성인 ‘히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검, 카라기난에서 선택되는 1 이상의 결합제를 포함하는 특정 첨가제들의 조합’ 자체가 존재하지 아니하므로, 이 사건 제1항 특허발명과 확인대상발명은 그 해결수단이 기초하는 기술사상의 핵심에서 차이가 있어 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수는 없다.

나) 변경된 구성이 의식적으로 제외된 것인지

확인대상발명의 첨가제로 포함된 결합제인 ‘히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다.

출처: 특허법원 홈페이지