l  사건 개요

원고는 발명을 특허출원(이하 ‘이 사건 출원발명’)하였고, 심사단계에서 이 사건 출원발명은 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받은 후 이 사건 출원발명의 청구항 1항의 ‘알맹이들이’ 부분을 ‘타공 알맹이들이’로 명확하게 하는 내용의 보정서 및 거절이유에 관한 의견서를 제출한 바 있으나 심사관은 특허거절결정을 하였다. 이에 대하여 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 특허심판원은 심사관과 동일한 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

l  판시 요지

(1)   이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부를 살펴보건대, 이 사건 출원발명과 선행발명 1의 기술분야가 동일하고, 이 사건 제1항 출원발명은 타공 알맹이를 제거하도록 다수개의 방음원판을 적층하여 올려놓는 적재판과 적재판의 한쪽 하부에 연결되어 장착된 에어실린더를 갖는 반면, 선행발명 1은 천공기로 개구를 형성할 때 생성되는 물질을 제거하는 구성에 관하여 구체적으로 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있으나, 선행발명 1의 명세서 기재에 따르면 선행발명 1은 천공기로 개구를 형성한 후 개구에 의해 관통되는 챔버의 내측에 흡음재를 내장하여 흡음 효과를 증가시킴을 알 수 있으므로 선행발명 1은 흡음재를 내장하기 전에 챔버의 내측에 있는 천공기로 개구를 형성할 때 생성된 물질을 제거하는 구성을 도입할 동기가 있다. 나아가, 다양한 기술 분야에서 부재를 기울여 외부로 개방된 구멍 방향으로 이물질을 이동시켜 제거하는 기술을 활용하고 있음을 알 수 있다. 따라서 통상의 기술자가 주지관용기술을 참작하여 선행발명 1의 천공기로 개구를 형성할 때 생성되는 물질을 외장케이스를 들어 올려 제거하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 또한, 선행발명 2의 명세서에는 이 사건 제1항 출원발명의 에어실린더 및 적재판에 해당하는 내용이 동일하게 개시되어 있다고 할 수 있고, 선행발명 2의 기술적 구성에 비추어 볼 때 선행발명 1에서 챔버의 내측의 천공기로 개구를 형성할 때 생성된 물질을 제거하기 위하여 선행발명 2의 엑츄에이터 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 없다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 차이점을 극복하고 에어실린더 및 적재판을 쉽게 도출할 수도 있다.

(2)   한편, 원고는 이 사건 심결취소소송절차에서 새로이 제출된 거절사유를 근거로 이 사건 출원발명의 진보성을 판단하였다고 주장하나 ① 이 사건 출원발명에 관한 심사단계에서 특허청 심사관은 원고에게 “이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 선행발명 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다”는 취지로 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 다음, 이후 같은 이유를 들어 이 사건 출원발명의 등록출원에 대하여 거절결정을 한 사실, ② 이에 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 위 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하면서 ‘판재에 프레스와 같은 장치로 구멍을 형성하고 이에 따라 타공 스크랩이 발생되도록 하는 것은 주지관용적 기술’ 및 ‘경사를 형성하여 스크랩이 하부로 배출되도록 하는 기술적 사항은 이 사건 출원 전에 관용된 기술적 사항’이라고 판단한 사실, ③ 이 사건 심결 취소소송절차에서 피고는 이 사건 제1항 출원발명의 ‘방음원판을 타공한 후 방음원판을 들어 올려 타공 알맹이를 제거하는 기술’은 주지관용기술에 해당하여 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 주지관용기술을 더하여 보더라도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결의 결론이 정당하다는 취지로 주장하면서 주지관용기술을 보여주기 위한 자료로 ‘펀치프레스’에 관하여 을 제2 내지 8, 20호증을, ‘방음원판’에 관하여 을 제9 내지 11호증을, ‘공압(유압)실린더로 경사를 형성하는 구성’에 관하여 을 제12 내지 17호증을 각 추가로 제출한 사실을 알 수 있다. 위 인정사실에 의하면, 이 사건 심결취소소송절차에서 새로이 제출된 을 제2 내지 20호증은 모두 심사 단계에서 이미 거절이유로 통지되었던 선행발명 1을 보충하기 위하여 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 그 기술 분야에 널리 알려진 주지관용기술 또는 기술수준의 존재를 증명하는 자료로 제출된 것에 지나지 않는다. 따라서 이에 의하여 주지관용기술을 인정하고 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 부정하는 판단의 근거로 삼는다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다. 결국, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술을 참작하여, 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.