l  사건 개요

원고는 2019. 12. 9. 특허심판원에 등록상표서비스표의 등록권리자인 피고를 상대로, ① 등록상표서비스표는 취소대상 지정상품에 대하여 상표권자(서비스표권자), 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않고 있으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 하고, ② 피고가 대상상표와 유사한 이 사건 등록상표서비스표를 대상상표의 사용상품과 동일한 상품에 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 출처의 오인혼〮동을 생기게 할 염려가 있으므로, 등록상표서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 등록상표서비스표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2019당3921 사건으로 심리하여, 2021. 12. 30. 피고가 쟁점 기간에 이 사건 등록상표서비스표와 동일성이 인정되는 실사용표장 4, 6, 7을 등록상표서비스표의 지정상품(서비스업)에 사용하였고, 피고가 등록상표서비스표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하였다고 볼 수 없다는 등의 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

l  판시 요지

1.     등록상표서비스표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말한다. 또한 상표법 제119조 제1항 제3호에서 상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

실사용표장 1과 관련하여, 피고가 실사용표장 1을 쟁점 기간에 정보공개서에 표시한 행위 및 정보공개서를 김혜숙에게 제공한 행위는 등록서비스표의 사용에 해당한다고 볼 수 없다. 

또한 실사용표장 2 내지 7이 등록상표서비스표의 표장과 동일성이 인정되는 범위에 있다고 볼 수 없으므로, 피고 또는 피고와 체결한 가맹계약에 의하여 가맹점을 개설한 가맹사업자가 실사용표장 2 내지 7을 표시한 행위는 쟁점 기간 여부에 이루어졌는지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 등록상표서비스표의 사용에 해당한다고 볼 수 없다.

2.     결론

등록상표서비스표는 쟁점 기간에 상표권자 또는 전용사용권자, 통상사용권자 등에 의하여 사용되지 아니하였으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용한다.