l  사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 출원발명의 청구항은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고, 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 청구항을 변경하고 청구범위를 한정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 위 보정에도 불구하고 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 원고는 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다.

원고는 특허심판원에 특허거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은  제1항 출원발명은 진보성이 부정되므로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

1.     제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

가.   구성요소 1

제1항 출원발명의 구성요소와 선행발명 1의 대응 구성요소는 오디오북을 재생하는 동안에 트리거를 발견하면 오디오북의 재생을 중단하고 세컨드 콘텐츠를 실행한다는 점에서 공통된다.

반면 출원발명은 트리거를 발견한 오디오 매칭 모듈이 자동으로 세컨드 콘텐츠를 실행하지만 선행발명 1의 대응 구성요소는 사용자가 각주 표시를 직접 선택하여야만 각주창 등이 생성되는 점(차이점 1), 출원발명은 세컨드 콘텐츠를 오디오 형태로 출력하지만 선행발명 1은 각주창 등을 화면에 영상으로 표시한다는 점(차이점 2), 출원발명은 세컨드 콘텐츠의 재생이 종료되면 자동으로 오디오북을 이어서 재생하지만 선행발명 1에는 각주창 등의 종료 후 오디오북을 이어서 재생하는지에 관하여 명시하지 않다는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

나.   구성요소 2

출원발명의 구성요소는 세컨드 콘텐츠를 ‘음악 및 광고 중 어느 하나’로 한정한 것인데, 선행발명 1의 대응 구성요소는 각주창에 표시되는 ‘텍스트 형식의 해설’ 또는 ‘찾기, 책갈피, 사전 기능과 연결하는 링크’로서, 양 구성은 오디오북과는 별도로 제작, 관리되는 콘텐츠라는 점에서 공통되나, 그 구체적인 형식과 내용에서 차이가 있다(차이점 4).

다.   차이점

    차이점 1은 명세서 기재요건을 살펴보았을 때 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. 차이점 2와 관련, 세컨드 콘텐츠 등의 출력 방식의 변경은 단순 설계변경 사항에 불과하므로, 통상의 기술자가 세컨드 콘텐츠의 형식 및 내용 등을 고려하여 적절히 선택할 수 있다. 차이점 3은 세컨드 콘텐츠의 종료 후 오디오북을 자동으로 이어서 재생할지는 단순 설계변경 사항에 불과하므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있다. 차이점 4는 명세서 기재요건을 살펴보았을 때 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 결합하거나 선행발명간 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

2.     소결

이상을 종합하면, 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 주지관용기술을 바탕으로 선행발명에 의하여 또는 선행발명 간 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다. 특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다. 제1항 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 출원발명은 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

출처: 특허법원 주요판결 게시판