l  사건 개요

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록상표(  )는 피고는 원고를 상대로 특허심판원에, 등록상표는 주지, 저명한 피고의 선사용상표들과 동일한 상표로서, 선사용상표들의 신용 및 명성에 편승하여 이득을 취할 부정한 목적으로 출원, 등록된 것일 뿐만 아니라, 피고의 상품으로 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 “이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시를 기준으로 선사용상표들이 주지ㆍ저명하거나 국내의 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호 내지 제13호에 해당한다고 볼 수 없다.”라는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

l  판시 요지

(1)   원고는 화장품 제조, 수입 및 도소매업 등을 목적으로 2009년 설립등기를 마친 법인으로서 2003년경 처음 출시된 화장품 브랜드인 “GIVERNY” 및 “지베르니”에 관한 권리를 주식회사 지베르니로부터 양도받은 다음 선사용상표들을 사용한 화장품을 제조ㆍ판매하여 왔고, 현재까지 다수의 백화점 및 면세점 등과 같은 유통판매업체와 거래약정을 체결한 후 선사용상표 상품을 유통 및 판매하고 있으며 인터넷 포털사이트 네이버(NAVER)의 검색란에 ’지베르니‘를 입력하면 지베르니 밀착 커버 파운데이션‘ 등과 같은 다수의 선사용상표 상품들이 연관검색어로 나타나고, 네이버 지식인 게시판에도 선사용상표 상품에 관한 질문과 답변이 다수 등록되어 있으며 2009년경부터 2020년 7월경까지 선사용상표 상품으로 약 330억원에 달하는 국내 매출액을 기록한 바 있다. 또한, 원고는 국내외 박람회에 수차례 참여하거나 오프라인 마케팅 행사를 개최하면서 선사용상표 상품을 홍보하여 왔고, 선사용상표와 관련된 브랜드는 CEO 경영전문 매거진인 ‘인사이트 코리아’에 파운데이션 카테고리 1위 브랜드 선정되었다는 원고 대표이사 인터뷰 내용이 게재되어 있으며, 원고는 선사용상표들 이외에도 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 화장품 등을 지정상품으로 하여 “ ”, “ ”을 포함한 다수의 상표를 등록받아 이를 보유하고 있다. 그러나 ① ’Giverny(지베르니)‘는 프랑스 오트노르망디 주 외르 데파르트망에 위치한 파리 근교의 마을로서, 인상파 화가 클로드 모네(Claude Monet)가 작품활동을 하거나 그 작품의 배경이 된 곳일 뿐만 아니라 프랑스 국립기념관이 소재하고 있는 유명 관광지이고, 인터넷 포털사이트 네이버 검색결과를 통해서도 그와 같은 내용을 확인할 수 있는 점, ② 원고 또한 유통판매업체와 거래약정을 체결하는 과정에서도 ’지베르니(GIVERNY)’가 이른바 ‘모네의 정원’으로 유명한 위 지명에서 유래한 것이라고 설명한 바 있는 점, ③ “지베르니”가 다양한 업종에서 상호 등으로 사용되고 있는 점, ④ 원고가 2019년경 선사용상표 상품을 통하여 달성한 매출액의 규모가 국내 화장품산업의 총생산규모, 특히 색조화장품류의 매출액 기준으로 0.2015%에 불과한 점, ⑤ ‘올리브영 온라인몰’에서의 선사용상표 상품의 판매순위는 카테고리의 기준을 ‘메이크업 상품’ 카테고리가 아닌 ‘스킨케어’ 혹은 ‘바디케어’ 카테고리를 기준으로 하거나 전체 판매랭킹을 기준으로 할 경우 모두 100위권 밖에 위치하고 있다. 따라서 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없는 이상, 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다.

(2)   이 사건 등록상표가 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표로서 등록이 무효로 되어야 하는지 여부와 관련하여 선등록상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 보기 어려운 이상, 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 볼 수도 없다. 결국 이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시를 기준으로 선사용상표들이 주지ㆍ저명하거나 국내의 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없으므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다. 따라서, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

출처: 특허법원 주요판결 게시판