l  사건 개요

특허청 심사관은 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 취지로 등록거절결정을 하였고, 이에 대하여 원고가 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원도 동일한 이유로 위 심판청구를 기각하였다.

l  판시 요지

인정사실과 아래의 사정들을 종합 해 보면 원고에게 출원상표의 출원에 의하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 권리자들에게 손해를 가하려고 하는 등의 “부정한 목적”이 있었다고 봄이 상당하다.

1)     출원상표와 표장이 유사한 선사용상표(  , 사용상품 가구류)의 사용기간과 그 사용상품의 매출액, 소멸상표(등록번호 제128743호, 구성  , 지정상품 상품류 분류 제26류의 의장 등)의 권리자와 사용자의 관계 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 원고가 아니라 소멸상표의 효력 소멸 당시 존재하던 공유상표권들 전원이라 봄이 타당하다. 원고뿐만 아니라 박OO 등 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과 선사용상표는 출원상표의 출원 당시 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지가 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리도 위 공유상표권자들 전부에게 귀속되고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 이익의 정산 등 합의가 이루어지지 않은 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수 없다.

2)     그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

3)     출원상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 ‘가구류’와 각 상품의 속성, 주된 수요자 등에 있어 밀접한 관계에 있으므로, 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다. 또한, 원고 및 원고가 운영하는 회사들은 출원상표의 지정상품에 관한 사업을 (준비)하고 있다고 인정할 만한 객관적 자료도 충분하지 않다.

4)     나아가, 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 박OO 등 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었고, 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상표의 권리자들 및 그와 밀접한 관련이 있는 회사 등에 의하여 다수 출원된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고가 선사용상표의 다른 권리자들을 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 출원상표를 선점함으로써 선사용상표의 다른 권리자들의 영업이 방해되리라는 점은 원고도 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다.

5)     공유상표권을 사용하던 공유상표권자들 중 1인이 권리 소멸 후에 후속 출원을 통하여 상표권을 확보하는 것이 상표법 제34조 제1항 제13호 등에 의하여 허용되지 않는다면 제3자가 해당 상표권을 확보하는 경우 공유상표권자들에게 불이익이 발생할 수 있다는 견해도 제기될 수 있으나, 제3자의 출원 역시 위 규정에 의하여 허용될 수 없게 된다고 할 것이므로, 위와 같이 해석한다고 하여 공유상표권자들에게 불이익한 결과가 발생한다고 볼 수 없다.

6)     원고는, ‘출원상표가 등록되더라도 선사용상표는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표 내지 주지성을 취득한 상표에 해당한다는 판결이 확정되어 있어, 원고를 제외한 소멸상표의 공유상표권자들은 상표법 제99조에 따라 보호되는 사정 등에 비추어 볼 때, 원고에게는 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다.’라는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다.

출처: 특허법원 홈페이지