l 사건 개요
원고는 피고가 제조, 판매하는 피고 실시제품이 특허발명 청구항 6(‘제 6항 발명’)의 권리범위에 속하므로 원고의 특허권을 침해하고, 피고는 원고가 상당한 투자나 노력으로 만들어 S에게 제공한 특허발명의 설계도 파일을 원고의 허락 없이 S와의 협력 하에 무단으로 취득하였고, 이를 그대로 베껴 피고 실시제품을 제작, 판매하였으며, 이를 통하여 설계도 제작에 드는 시간 및 비용을 절감하여 이러한 피고의 행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서 이 사건 소를 제기하였다.
l 판시 요지
아래와 같은 사실 및 사정을 종합하면 제6항 발명의 출원일인 2013. 2. 28. 이전에 피고가 제6항 발명의 내용을 알지 못하고 S로부터 발주를 받아 제6항 발명의 구성요소를 모두 포함한 피고 실시제품의 설계도면을 완성하여 국내에서 이미 그 실시사업을 하고 있었거나 그 준비를 하고 있었음이 인정된다. 따라서 피고는 그 사업의 목적 범위 안에서 통상실시권을 가지므로, 피고의 선사용에 의한 통상실시권 항변은 이유 있다.
1) T가 2006. 1.경 작성하여 S에 제공한 납입사양서에는 반입 컨베이어 등 T 제품의 구성에 대한 설명이 기재되어 있고, 납입사양서와 함께 T 가 S에 납품한 장비의 레이아웃(Layout)과 사진에는 공급승강회전부 등 T 검사장비의 주요 내부 구조를 확인할 수 있는 설계도 및 사진이 첨부되어 있다.
2) 피고는 Y에 ‘S X-RAY 검사기 제작’에 대한 설계용역을 발주하였고, Y는 2013. 2. 1. 피고에게 이에 대한 견적서를 작성해 주었으며, Y의 주OO은 위 설계용역에 대한 설계를 진행하여 2013. 2. 20. 피고와 S에 ‘X-RAY 2차 DR용 도면 송부’라는 제목으로 ‘LAY_OUT.zip’ 파일을 첨부한 전자메일을 송부하였다.
3) 피고는 2013. 2. 27. S로부터 공식 발주서를 받았다.
4) Y의 주OO은 위 설계용역에 대한 설계를 진행하여 2013. 2. 27. 피고와 S에 ‘X_RAY 제작관련 도면화 진행내역 송부’라는 제목으로 ‘X-RAY 설계 중간점검.zip’ 파일을 첨부한 전자메일을 송부하였다.
5) Y가 피고에게 보낸 각 메일에 첨부된 첨부파일은 피고 실시제품의 모든 구성이 개시된 설계도면 CAD파일이고, 그 중에는 피고 실시제품의 전체 조립도면 외에도 제6항 발명과 동일한 구성요소가 모두 포함되어 있는 ‘Cell Align Parts’ 부품의 설계도면이 포함되어 있다.
위와 같은 사실에 비추어 피고는 늦어도 2012년경 S로부터 각형 배터리 검사기 제작을 의뢰받아 Y를 통하여 그 설계도면을 작성한 것으로 보이고, 위 배터리 검사기와 피고 실시제품은 동일한 것으로 인정된다.
6) 위 3)의 발주서는 그 무렵에 이미 피고 실시제품의 도면이 완성 단계에 있음을 전제로 그 도면을 실제로 구현한 피고 실시제품의 제작, 설치에 관한 사항을 정하기 위한 것으로 보이고, 앞서 본 바와 같이 제6항 발명의 출원 전에 이미 피고 실시제품의 해당 부품 도면이 완성되어 있었으며, 피고는 엑스레이 검사 장비 개발, 제조 및 공급업을 영위하는 회사인 점을 종합하면, 피고가 S로부터 피고 실시제품의 제작, 설치 의뢰를 받아 그 설계도면을 완성한 것은 구체적으로 실시사업의 준비 내지 그 사업을 하고 있었던 것에 해당한다.
S가 피고에게 원고의 제6항 발명의 CAD 파일을 그대로 전달하였음을 인정할만한 증거가 없고, 피고 실시제품은 T 제품과 자료를 참조하여 Y에 의해 설계된 것으로 보이는 점 및 T 제품은 피고 실시제품과 실질적으로 동일할 뿐만 아니라 원고의 제6항 발명과 동일한 구성요소 역시 포함하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고 실시제품은 피고가 S와 협력하여 원고의 제6항 발명의 CAD 파일을 무단으로 취득하여 이를 그대로 베낀 것으로서 선사용에 의한 통상실시권이 성립하지 않는다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
