l  사건 개요

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 정정청구 전 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다. 그러자 피고는 심판청구절차에서 특허발명의 청구범위를 정정하는 취지의 보정서를 제출하였다. 이에 대하여 원고는 ‘① 정정청구는 신규사항 추가 등으로 부적법하고, ② 제1항 정정발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으며, 명세서 기재불비, 특허법 제47조 제2항 위배 등의 무효사유가 있고, ③ 제1항 정정발명은 비교대상발명 2(선행발명 3)에 의해 신규성 및 진보성이 부정되며, 비교대상발명 3에 의한 확대된 선원 위반의 각 무효사유가 있다’고 주장하였다. 특허심판원은 피고의 정정청구는 인용하고, 원고의 심판청구는 기각하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

정정청구의 정정사항 1(정정 전 청구항 1의 접합패턴이 ‘원 형상으로 형성되어 서로 다른 크기를 가지는’ 특징을 부가 한정한 것)은 청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것으로서 특허 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것으로 볼 수 없으므로 정정청구는 적법하다.

특허발명의 명세서에 기재된 ‘일정한 패턴’의 의미는 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 토대로 특허발명의 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 제1항 정정발명의 청구범위에 기재된 ‘불규칙적인 접합패턴’을 포함하는 것으로 볼 수 있으므로, 제1항 정정발명은 특허발명의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

제1항 정정발명은, 특허발명의 출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부과하지 않고서도, 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명에 기재된 바에 의하여 명확하게 이해하고 쉽게 실시할 수 있는 것으로 볼 수 있다.

보정에 의해 청구항 1에 추가된 ‘불규칙적인 접합패턴이 형성된 접착층’의 구성은 특허발명의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있어, 제1항 정정발명이 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가 금지에 위배된다고 할 수 없다.

제1항 정정발명에서 ‘접합패턴은 양각 형태로 형성된 것’이라는 기재는, 청구항 기재불비라 볼 수 없다.

제1항 정정발명의 구성요소 1-B는 접합패턴이 “두께가 균일하지 않으며 원 형상으로 형성되어 서로 다른 크기를 가지며 불규칙적인 것”으로 한정된 구성인 반면, 선행발명 1의 광학 접착제층은 평평한 면 형태로 구성되거나 패턴화될 수 있는 것으로 개시되어 있을 뿐, 그 두께가 균일하지 않게 형성된 것인지, 그 패턴이 어떤 형상인지, 또한 서로 다른 크기를 가지며 불규칙적인 것인지에 대해서는 개시하고 있지 않다는 점에서 차이(‘차이점 1’)가 있다. 제1항 정정발명의 구성요소 3은 “접합패턴이 양각 형태로 형성된 것”인데, 이에 대응하는 선행발명 1의 광학 접착제층은 패턴화될 수 있는 것으로만 개시하고 있을 뿐, 양각 또는 음각 등 그 형태에 대해서는 개시하고 있지 않다는 점에서 차이(‘차이점 2’)가 있다.

제1항 정정발명과 선행발명 1은 차이점 1, 2에 있어 구성이 상이하고, 이러한 차이는 단지 주지관용기술을 부가 또는 변경한 것에 불과하거나, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않는 것으로 볼 근거는 없다. 그러므로 제1항 정정발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되지 않는다.

차이점 1, 2는 통상의 기술자가 선행발명 1을 통해 쉽게 극복할 수 있는 것이라 볼 수 없어, 선행발명 1에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

제1항 정정발명의 구성요소 1-B의 접합패턴은 “제1베이스 필름의 하면에서 단면에 따른 두께가 균일하지 않으며 원 형상으로 형성되어 서로 다른 크기를 가지는 것”인데, 선행발명 2의 점착층에 형성되는 패턴은 “기재부의 하면에서 도트 등 랜덤한 형상으로 형성될 수 있는 것”으로 개시되어 있을 뿐, 이외에 단면에 따른 두께가 균일한 것인지, 원 형상으로 형성되는 것인지, 또한 크기가 서로 다른 것인지에 대해서는 개시되어 있지 않다는 점에서 차이(‘차이점 가’)가 있다.

구성요소 1-B의 ‘차이점 가’와 관련하여 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 2는 구성에 있어서 차이가 있고, 이러한 차이나는 구성은 통상의 기술자가 단지 기술상식을 통해 쉽게 구성할 수 있는 것이거나, 단순히 주지관용기술을 부가한 것에 불과하다고 볼 근거는 없다. 그러므로 제1항 정정발명은 선행발명 2에 의해 신규성이 부정된다고 볼 수 없다.

‘차이점 가’는 통상의 기술자가 선행발명 2에 의해 쉽게 극복할 수 있는 것이라 볼 수 없다. 따라서 제1항 정정발명은 선행발명 2에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

제1항 정정발명의 구성요소 1-B의 접합패턴은 “제1베이스 필름의 하면에서 단면에 따른 두께가 균일하지 않고 서로 다른 크기를 가지며 불규칙적으로 형성된 구성”인데, 이에 대응하는 선행발명 3의 접착제도트는 제2 광학시트 하부의 평탄면에서 단면에 따른 두께가 균일하고 서로 같은 크기를 가지며 규칙적으로 형성된 구성이라는 점에서 서로 차이(‘차이점 A’)가 있다.

제1항 정정발명은 선행발명 3에 의해 신규성이 부정된다고 볼 수 없다. 차이점 A는 통상의 기술자가 선행발명 3으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것으로 볼 수 없다. 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로 보기 어렵다

출처: 특허법원 홈페이지