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[특허]이 사건 각 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하여 이 사건 특허출원에 대한 특허거절결정은 적법하다고 본 사례(특허법원 2021허6627)

제우스특허법률사무소 2022.09.28 조회 243

l 사건 개요

 

원고는 ‘모듈형 ＩＧＢＴ를 이용한 고속전철용 추진제어장치의 전력스택’이라는 명칭의 발명(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)을 출원하였으나 특허청 심사관은 진보성 결여를 이유로 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다. 원고는 이 사건 제1보정을 통해 출원발명의 청구항 1항, 2항에 ‘제1, 2 게이트 드라이브 유니트(이하 ’GDU’라고도 한다)와 스너버 커패시터(이하 ‘SC’라고도 한다)가 모듈형 IGBT가 배치된 기판들 사이의 빈 공간에 배치되는 구성’을 부가하여 한정하는 내용의 보정서 및 위 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 이 사건 제1 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항의 범위에서 한 것이 아니므로 이 사건 출원발명의 청구항 1항 및 2항에 대한 거절이유가 포함된 의견제출 통지를 하였다. 원고는 제2보정서를 제출하였으나 특허청 심사관은 이 사건 제2 보정은 ‘제1, 2 GDU와 SC가 기판들 사이의 빈 공간에 배치되면서 다른 구성들과 연결되는 구성’을 여전히 포함하고 있으므로 위의 거절이유가 해소되지 않았다는 등의 이유로 이 사건 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 이 사건 각 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로 특허거절사유가 있다는 이유 등으로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

 

l 판시 요지

 

(1)   이 사건 각 보정이 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 한 것인지 여부에 관하여 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 실시예로 제1, 2 GDU가 제1, 2 IGBT와 제3, 4 IGBT를 구동하기 위하여 각각 제1, 2 IGBT와 제3, 4 IGBT에 연결되고, SC가 안정적인 턴-오프 동작을 위하여 연결된다는 모듈형 IGBT를 이용한 고속전철용 추진제어장치의 전력스택의 구성 및 그 기능, 제1 내지 4 IGBT, 제1, 2 GDU 및 SC 사이의 연결 구조에 관하여만 기재하고 있을 뿐 제1, 2 GDU와 SC가 배치되는 위치에 관하여는 전혀 기재하고 있지 않다. 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 고속전철용 추진제어장치의 전력스택에 대한 회로도로 도면 3과 도면 5를 제시하고 있는데, 위 각 도면은 IGBT(전력반도체소자(IG)와 다이오드(D)), 제1, 2 GDU, SC 사이의 연결 구조를 나타내고 있을 뿐이어서 통상의 기술자가 위 각 도면으로부터 각 소자들이 전력스택에 대한 회로도 내에서 어느 위치에 배치되는지 또는 어떤 소자들이 일면 또는 반대편인 타면에 배치되는지 등을 알 수 있거나 그 위치를 추정할 수도 없다고 할 것이다.

(2)   이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 고속전철용 추진제어장치의 전력스택에 대한 구조도로 도면 4와 도면 6을 제시하고 있는데, 위 각 도면은 디스크형 IGBT 또는 모듈형 IGBT가 배치된 기판들이 냉각기 아래에 설치되어 있음을 나타내고 있을 뿐이어서 통상의 기술자가 위 각 도면으로부터 위 각 도면에 전혀 나타나지 않은 제1, 2 GDU와 SC가 전력스택의 어느 위치에 배치되는지를 전혀 알 수 없다.

(3)   이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 모듈형 IGBT와 히트 파이프 및 냉각기의 연결 구조도로 도면 7을 제시하고 있는데, 위 도면은 히트 파이프가 냉각기로부터 수직으로 연장되어 모듈형 IGBT가 배치된 기판과 연결되거나 냉각기로부터 수직으로 연장되고 빈 공간을 통해 굴곡되어 기판과 연결되고 있음을 나타내고 있을 뿐이어서 통상의 기술자가 위 도면으로부터 제1, 2 GDU와 SC가 어느 위치에 배치되는지를 알 수 있거나 추정할 수 없다. 그런 견지에서, 이 사건 각 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당한다. 따라서 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.



출처: 특허법원 주요판결 게시판