l  사건 개요

특허청 심사관은 2021. 2. 1. 이 사건 출원발명에 대하여 ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 등, 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 4로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.‘라는 취지의 거절이유를 들어 원고에게 의견제출통지를 하였다. 원고는 2021. 3. 22. 이 사건 제1항 발명에 ’구성요소 3-가, 나‘를 추가하는 정정과 이 사건 출원발명의 청구항 제4항을 삭제하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 7. 13. ’이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 5로부터 쉽게 발명할 수 있는 등, 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 5로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.‘라는 취지로 거절이유를 들면서 원고에게 의견제출통지를 하였다. 원고는 2021. 9. 7. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 11. 8. ’원고 제출의 2021. 9. 7.자 의견서(‘이 사건 의견서’)를 다시 심사하였으나, 위 2021. 7. 13.자 의견제출통지서(‘이 사건 통지서’)의 거절이유를 해소하지 못하였고, 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 이 사건 통지서에 기재된 선행발명 1 내지 5로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.‘라는 취지로 거절결정(‘이 사건 원결정’)을 하였다.

이에 원고는 특허심판원에 2021원3122호로 이 사건 원결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 4 또는 선행발명 1, 2, 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없으므로, 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명을 거절한 이 사건 원결정은 적법하다.’라는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(‘이 사건 심결’)을 하였다.

l  판시 요지

이 사건 제1항 발명의 ‘구성요소 1-가’와 선행발명 1의 대응 구성요소는 전자발찌를 관리하는 시스템이라는 점에서 공통되고, 이 사건 제1항 발명의 ‘구성요소 1-나’와 선행발명 1의 대응 구성요소는 전자발찌가 자체 위치를 전송한다는 점에서 실질적으로 동일한 것으로 볼 것이며, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성요소는 관제서버가 보호관찰자의 위치 신호를 수신하여 주거지를 벗어난 경우 대응조치를 실행한다는 점에서 공통된다. 이 사건 제1항 발명의 ‘구성요소 3-가, 3-나’와 선행발명 1의 대응 구성요소는 전자발찌의 손상이 감지될 경우 대응조치를 실행한다는 점에서 공통된다. 다만, ‘구성요소 3-가’의 전자발찌의 스트랩 내부에는 동판 또는 동철사가 내장된다는 점이 선행발명 1에 기재되어 있지 않은 점(‘차이점 1’), ‘구성요소 3-나’의 전자발찌 스트랩의 저항값을 측정하여 전자발찌 스트랩의 저항값이 상승하면 전자발찌의 손상으로 간주하여 전기충격부로 전기충격을 가하는 것이 선행발명 1에 기재되어 있지 않은 점(‘차이점 2’)에서 차이가 있다.

그러나 이 사건 제1항 발명의 ‘동판 또는 동철사’는 전기회로에 이용되는 도체의 한 예로서 해당 기술 분야의 통상의 기술자라면 필요에 따라 쉽게 선택할 수 있는 것에 해당된다고 보이므로, 차이점 1은 선행발명 4로부터 쉽게 극복될 수 있다. 장치에 전기회로가 내장되어 있는 경우 스위치 개방, 파손 등의 이유로 전기회로가 끊어지게 되면(저항이 무한대) 동작하지 않는다는 것은 모든 전기회로에서 발생하는 일반적인 기술상식에 해당되는 것으로 이에 대한 적용의 어려움이나 특이성을 인정할 수는 없다고 판단되는 점 등을 종합해 볼 때, 차이점 2도 선행발명 4로부터 쉽게 극복될 수 있다고 보인다.

특허청 심사관은 이 사건 통지서에서 ‘구성요소 1-나’를 ‘전자발찌의 구성’으로 요약한 다음, 선행발명 1과 대비․판단하였던 것으로 보인다. 또한, ‘구성요소 3-가, 3-나’를 ‘전기 충격부의 세부구성’으로 요약하여 간략하게 기재하여 선행발명 4, 5와 대비․판단하였던 것으로 보인다. 이 사건 통지서에서 위와 같이 각각 요약하여 간략하게 기재하면서 그 세부 사항들을 모두 기재하지 않았다는 이유만으로, 특허청 심사관이 구체적 이유를 들어 거절이유를 통지하지 않았다고 볼 수 없다. 이 사건 통지서는 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되었다고 봄이 타당하다. 원고에게 실질적으로 의견서의 제출이나 보정의 기회를 부여하지 아니한 것으로는 인정되지는 않을 뿐만 아니라, 원고 주장의 핵심사항의 보정에 대해 심사를 받지 못한 것으로 판단되지도 않는다.

비록 이 사건 원결정의 거절결정이유가 이 사건 통지서의 거절이유와 문자 그대로 모두 일치하지 않다고 하더라도, ‘구성요소 1-나, 3-가, 3-나’에 대해 이 사건 원결정의 거절결정이유와 이 사건 통지서의 거절이유가 주된 부분에서 서로 부합하지 않는다고 판단되지는 않는다

출처: 특허법원 홈페이지