l  사건 개요

피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표( )는 “국내에서 수요자에게 특정인의 서비스를 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표를 부정한 목적을 가지고 모방하여 출원한 상표로서, 상품의 출처에 대하여 일반 수요자에게 오인․혼동을 불러일으킬 염려가 있다 등을 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 피고의 주장을 인용하여 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 선등록서비스표 및 선사용상표는 아래와 같다.

l  판시 요지

(1)   선사용상표가 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지에 대해 먼저 살펴보건대, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일로부터 약 33년 전인 1986년경부터 사용되어 왔고, 1990년대에는 TV광고를 통하여 홍보되기도 하였다는 점, 선사용상표와 동일한 형태의 선등록서비스표 역시 이 사건 등록상표의 등록결정일로부터 약 22년 전인 1997. 9. 6. 그 등록이 마쳐진 후 현재까지 사용되고 있다는 점, 피고는 2000. 5. 1.경부터 선사용상표 또는 선등록서비스표를 사용하여 치킨프랜차이즈업을 영위하고 있고, 피고가 운영하는 ‘디케이팩토리’ 업체의 매출액이 2019년 29억 5,200여만 원, 2020년 38억 3,600여만 원에 이르는 점 등에 비추어 볼 때 피고가 프랜차이즈업에 사용하는 상표를 “DK CHICKEN”으로 변경하면서 2018년경부터 선사용상표를 사용하지 아니하였으나 사용기간 등에 비추어 보았을 때 일반 수요자나 거래자가 그로부터 2년도 채 경과하지 아니한 이 사건 등록상표의 등록결정일(2019. 7. 5.) 무렵에 선사용상표를 피고의 상표 또는 서비스표로 인식하지 아니하게 되었다고 단정할 수는 없고, 나아가 피고가 주장한 치킨프랜차이즈업과 관련하여 2018년경부터 선사용상표를 사용하지 아니하였다는 사실이 증명되었다고 보기 어렵다.

(2)   다음으로 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 서로 동일·유사한지 여부를 살펴보건대, 이 사건 등록상표의 요부는 “DONKEY” 또는 “동키”로 봄이 타당하고, 선사용상표의 경우 선사용상표의 ”동키치킨“ 중 ”동키“ 부분이나 ”Donky Chicken“ 중 ”Donky“ 부분의 경우 ‘당나귀’를 의미하는 영단어인 ‘donkey’의 한글 음역이거나 이를 약간 변형한 조어로서, 사용상품과 관련하여 상품의 성질을 나타내거나 암시하지 아니하므로, 식별력이 인정되는 요부에 해당한다. 양 표장을 대비해 볼 때 외관에서 차이가 있으나 그것들의 요부가 동일하거나 매우 유사하고, 양 표장 모두 ‘동키’로 동일하게 호칭되며, 그 관념도 ‘당나귀’로 동일하므로, 양 표장은 유사하다 할 것이다.

(3)    마지막으로 양 상품 사이에 출처의 오인·혼동이 발생할 만한 특별한 사정이 있는지 여부에 관하여 살펴보건대, 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이나 그 지정상품과 사용상품 등의 동일 내지 유사성에다가, 이들 표장의 구체적인 사용실태나 사용되는 상품 또는 서비스 사이의 경제적인 견련의 정도, 그 밖에 일반적인 거래실정 등을 모두 종합하여 보면, 설령 구체적인 상품이나 서비스의 종류 및 그 성질 등에 있어서 다소 차이가 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표의 사용자인 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다 할 것이므로, 수요자로 하여금 출처의 오인․혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하다. 결과적으로 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표는 무효로 봄이 타당하다.

출처: 특허법원 홈페이지