l  사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 출원발명의 청구항 전항은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고, 또한 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고는 이에 대하여 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 원고의 보정에 의하더라도 출원발명의 청구항 전항은 위 의견제출통지서상의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다. 원고는 다시 의견서 및 보정서를 제출하며 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 출원발명의 청구항 전항은 선행발명으로부터 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 이에 불복하여 특허심판원 2017원3154호로 위 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 3. 15. ‘출원발명 중 청구항 1은 선행발명으로부터 진보성이 부정되므로 나머지 청구항을 더 살펴볼 필요 없이 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다’는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

원고는 이에 불복하여 특허법원에 특허법원 2019허3847호로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2019. 12. 6. 선행발명에 의해 출원발명 청구항1의 진보성이 부정된다고 보아 원고의 청구를 기각하는 판결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 대법원에 상고하였는데(대법원 2019후12094호), 대법원은 2022. 1. 13. ‘선행발명으로부터 출원발명 청구항1을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없으므로, 출원발명 청구항1은 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다’는 이유로 이 사건 환송전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 취지의 판결을 하였다.

l  판시 요지

출원발명 청구항1은 용융 산화물 욕의 점도가 0.3ㆍ10-3Pa.s ~ 3ㆍ10-1Pa.s이고, 욕의 출구에서의 철 합금 시트의 표면들에 잔류하는 산화물들의 잔류물들이 제거되는 반면, 선행발명의 대응구성은 용융 염 욕의 점도가 바람직하게는 100포이즈 이하이고, 욕 외로 취출 후 강대 표면의 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리된다는 점, 출원발명 청구항1은 용융 산화물들 욕 조성물 중 Li2O 함량이 10w% ≤ Li2O ≤ 45w%을 만족하나, 선행발명의 대응구성인 Li2O 함량은 0 ~ 6.0중량%를 만족하는 점에서 차이가 있다. 그러나 위와 같은 차이점들은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 없다고 봄이 타당하다. 다른 차이점에 대하여 나아가 살필 필요 없이, 출원발명 청구항 1은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

1)     출원발명 청구항1은 철 합금 시트의 표면상에 존재하는 산화물들을 화학적 결합에 의해 제거하기 위해 철 합금 시트를 용융 산화물 욕에 침지(浸漬)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 철 합금 시트의 표면처리 방법에 관한 발명이다.

2)     선행발명은 ‘강대(鋼帶)의 소둔법(燒鈍法)’에 관한 발명으로 100포이즈를 초과하지 않는 점도를 가지는 950℃ 이상의 용융 염욕(鹽浴)에 강대를 침지시킴으로써 강대를 소둔하고, 강대를 욕 외로 취출함으로써 강대 상에 염의 응고 피막을 형성하며, 냉각에 의해 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리하는 것을 특징으로 한다.

3)     선행발명에는 용융 염욕의 바람직한 점도가 ‘100포이즈 이하’라고 기재되어 있고 점도의 하한이 기재되어 있지 않으므로, 위 기재 부분만 볼 때에는 선행발명의 점도 범위에 출원발명 청구항1의 점도 범위가 포함되는 것처럼 보이기는 한다. 그러나 선행발명은 용융 염욕에 침지시킨 강대 표면에 응고 피막을 형성시킬 수 있을 정도의 부착성이 있는 점도 범위를 전제로 하는 발명이므로, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도가 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있다. 한편 점도가 100포이즈에 비해 지나치게 낮아서 출원발명 청구항1과 같이 ‘0.3ㆍ10-3Pa.s ~ 3ㆍ10-1Pa.s’의 범위, 즉 ‘0.003포이즈 ~ 3포이즈’의 범위가 되면, 강대를 염욕에 침지시킨 후 취출하더라도 용융 염이 강대 표면에 부착되지 않아 몇몇 액적만이 강대의 표면에 잔류할 뿐 응고 피막이 형성될 수 없다. 따라서 선행발명의 점도를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도인 ‘0.3ㆍ10-3Pa.s ~ 3ㆍ10-1Pa.s’의 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어렵다고 보인다.

4)     선행발명에는 “Li2O은 응고 피막의 열 팽창 계수를 높이지 않고 욕의 용융 온도를 낮게 할 목적으로 6.0%까지 첨가할 수 있다. 6.0%를 초과하는 Li2O의 첨가는 응고 피막과 강대 표면의 밀착성이 지나치게 양호하여, 응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것이다.”라고 기재되어 있다. 이는 용융 염욕 조성과 관련하여 6.0w%를 초과하는 Li2O의 첨가에 관한 부정적 교시로 볼 수 있으므로, 출원발명 청구항1을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li2O의 조성비율을 10w% ≤ Li2O ≤ 45w%로 변경하기는 어렵다.

출처: 특허법원 홈페이지